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如何保护在先使用的未注册商标

楼主:强国院 时间:2018-06-19 03:35:19

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导读:在先商标没有注册,最后竟被告知侵权,屡遭这一问题的老字号又应该怎么做呢?文本进行了详细的论述。


我国商标法实行的是商标权注册取得制度。2001年的第二次修正的商标法明确增加了对未注册商标进行保护的规定,在第十三条第一款规定、第十五条、第二十九条、第三十一条均有所体现。我国现行商标法除延续前法规定外,新增加的第十五条第二款、第五十九条第三款均进一步明确了对未注册商标进行有条件保护的规定。


在先使用的未注册商标的权利

在先使用的未注册商标的商标使用人享有以下几种权利:

第一,未注册商标权利是一种民事权益,除法律规定必须注册商标的商品外,并不必须注册商标,但未注册商标并不享有注册商标的专用权,是一种相对的“弱权利”。未注册商标使用人依法享有一定的占有、使用、收益、处分的权利,可以使用其未注册商标并能通过使用产生收益,权利人还可以许可他人使用、变更、转让其商标,并且未注册商标的变更、转让该注册商标更自由、更便利,转让人与受转让人双方合意即可实现转让,不需同注册商标一样需要经过严格的行政程序。

第二,在先使用的未注册商标享有优先注册权。我国商标注册采用先申请原则,但对同时申请的则采用先使用原则。我国现行商标法第三十一条对此有明确规定,多人就同一商标申请注册时,先使用者有优先注册权。未注册商标使用人优先权是商标自愿注册原则的体现,依自愿注册原则,商标是否注册是使用者的权利,在他人将其未使用的商标申请注册而产生冲突的情况下,按照公平、诚信原则,应该保护在先使用人的利益。

第三,有一定影响的未注册商标使用人的权利。现行商标法不仅赋予了在先使用商标的优先注册权,还赋予了有一定影响的未注册商标禁止他人抢注的权利。对于在先使用有一定影响的未注册商标予以保护,体现了遏制恶意抢注的立法本意,与我国当前的国情相适应。

第四,未注册驰名商标使用人的权利。未注册驰名商标也是未注册商标的一种,对未注册的驰名商标的保护力度要强于普通的未注册商标。现行商标法第十三条第二款确立了对在我国未注册的驰名商标在同类商品上予以保护的原则。而且现行商标法还在第四十五条中规定,已注册商标与他人驰名商标相冲突的,在其注册5年内可以申请宣告无效,对恶意注册的,驰名商标所有人不受5年的时间限制。这一条款同样适用于未注册的驰名商标。

第五,在先使用有一定影响的未注册商标与未注册的驰名商标的内涵和外延既有相同之处,又存在区别:

其一,“他人已经使用并有一定影响的商标”与未注册的驰名商标一样,只能禁止他人在相同或类似商品或者服务上申请商标注册,其均不能禁止他人在不相同或者不类似的商品或者服务上注册商标。

其二,对“他人已经使用并有一定影响的商标”的影响程度的要求,应低于对未注册驰名商标的驰名程度要求。

其三,“他人已经使用并有一定影响的商标”必须要求在我国使用,其不具有域外的效力,而对未注册的驰名商标法律并未要求必须在我国使用,实践中为防止恶意抢注他人未在我国注册的驰名商标,应允许未注册的驰名商标并未在我国使用。

其四,“他人已经使用并有一定影响的商标”禁止他人注册商标时,受5年期限的限制,而对于恶意注册未注册的驰名商标的,不受5年期限的限制。


已经使用并有一定影响的商标

第一,在先商标应是他人的未注册商标。现行商标法第三十二条中被抢先注册的他人商标(即在先商标)应当是未注册商标。如果在先商标是注册商标,诉争商标系将相同或相似商标在相同或类似商品上在后申请注册,则可以根据现行商标法第三十条的规定驳回在后的注册申请。

第二,在先商标应当是已经使用的商标。以现行商标法第三十二条的规定请求撤销在后注册的系争商标,在先商标必须是已经使用的商标,这里的“已经使用”具有地域性。一般说来,在先商标“已经使用”应当是在我国的实际使用,如果其未在我国使用,则不能认定在先商标“已经使用”。从司法实践来看,人民法院在商标使用的地域性原则上把握较严。

第三,“一定影响”是指商标的知名度和良好声誉。在先商标的“一定影响”是指在先商标在其消费主体中所具有的知名度和良好声誉。知名度和良好声誉共同构成在先商标的一定影响,仅有知名度的商标有可能因其具有的不良声誉而不能被认定为一定影响。在先商标所具有的“一定影响”系通过“已经使用”取得,“一定影响”具有相对性,判定“一定影响”的人群范围应为在先商标对其消费群体的影响。

第四,“已经使用”和“一定影响”的事实应当发生在诉争商标申请注册日前。依据现行商标法第三十二条的规定,在先商标必须在诉争商标的申请注册日前即“已经使用”并具有“一定影响”。在先商标的“在先”系是相对于诉争商标的申请注册日而言的,而不是相对于诉争商标实际获准注册的公告日或其他时间。

第五,诉争商标与在先商标应当相同或相似。诉争商标与在先商标应当相同或相似,是指二者外观上的相同或相似。认定商标相同或者近似按照以下原则进行:以相关公众的一般注意力为标准;既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

第六,诉争商标与在先商标应当使用在相同或类似商品或服务上。诉争商标与在先商标仅商标外观上的相同或相似,尚不足以依据现行商标法第三十二条的规定禁止注册或者宣告无效,而且诉争商标与在先商标应使用于相同或类似商品或服务上。

第七,诉争商标系以不正当手段抢先注册。诉争商标系以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标时,才可适用现行商标法第三十二条的规定。《商标审查及审理标准》在解释该条规定时,并未对“不正当手段”进行解释,而以“系争商标申请人具有恶意”为该条款的一个适用要件。但从其对2001年第二次修正的商标法第四十一条(现行《商标法》第四十四条)的解释来看,现行商标法第三十二条中的“不正当手段”应等同于现行商标法第四十四条中的“不正当手段”。


增加对未注册商标保护的条款

现行商标法第十五条增加了第二款规定,对因业务往来、订立合同等关系明知他人在先使用的未注册商标而进行抢注的情况予以规制,但是这种情况亦应限定在相同或者类似商品上注册相同或者近似商标的情况内。根据该款规定,应由该在先使用人提出异议或者无效申请,并且应提供证明明知情况存在的证据。值得注意的是,现行商标法第十五条第一款在规定禁止代理人、代表人以自己的名义抢注被代理人或者被代表人商标时,并未规定该商标是已经使用的商标,但是该条新增的第二款在规范因其他情形抢注他人商标时,明确规定该商标应为在先使用的商标,并且申请注册人系明知该在先使用商标存在的。因此,异议人在举证证明存在该款规定的情形时,负有较高举证责任。

现行商标法第五十九条第三款旨在保护在先使用并有一定影响的未注册商标。在适用该款规定时应注意以下几个问题:

其一,该在先使用的未注册商标应为善意的使用,虽然在法律条文中并无明确规定,但这种在先使用应为善意使用,侵权使用、未经许可的使用均不属于该款规定的在先使用。

其二,该在先使用的未注册商标与权利人主张权利的商标相同或者相近似、所使用的商品应与权利人主张权利的商标所核定使用的商品相同或者相类似,有关商标是否近似以及商品是否类似的判断与一般的商标侵权的判断标准相同。

其三,该在先使用的未注册商标所使用的时间应先于权利人使用注册商标的时间,关于在先使用时间的限制,该款规定并未予以明确,其所规定的“先于商标注册人使用”的时间节点并不清晰,对“先于”亦产生多种理解,是先于商标注册人自己使用的时间、还是先于商标申请注册日还是先于商标授权公告日?对此,该在先使用的未注册商标所使用的时间应先于权利人使用注册商标的时间,而不仅为申请注册商标的时间。

其四,对于该款规定的“有一定影响的商标”的影响的要求不宜过高,其判断标准应与现行商标法第三十二条规定的“有一定影响”的判断标准相同,这两项规定从授权及保护两个阶段对“在先使用并有一定影响的未注册商标”进行保护,从而使法律条文前后用语的文义相一致,符合立法规范及法律文义解释。

其五,如何界定“原使用范围”,这里的界定包括对商标标识、产品数量、商品类别、使用地域、生产规模等的界定,对此,可以借鉴国家工商行政管理局1994年216号文《关于服务商标继续使用问题的通知》的相关规定,该文件虽然已于2004年废止,但相关内容仍有借鉴价值。根据该通知第三条规定,对服务商标继续使用时,使用人须遵守下列规定:不得扩大该服务商标的使用地域;不得增加该服务商标使用的服务项目;不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容,但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外;不得将该服务商标转让或者许可他人使用。其中关于使用的地域范围、服务范围、标识本身以及不得转让和许可的内容均有重要参考意义。同时,服务商标有其区别于商品商标的特点,其中最大的特点是地域性,特别是相对于老字号企业而言,其一般系门店经营,地点相对固定,而商品商标则会随商品的销售有很大流动性,其所覆盖的区域更广泛。因此,对于原有使用范围的确定,商品商标比服务商标更加困难。

最后,关于附加适当区别标识,可以是地理名称标识,也可以是将足以区别商品来源的企业身份标识与该在先商标一道醒目使用或组合使用,还可以是对该在先使用商标直接附加相关标识要素形成一件足以区别商品来源的商标。

从商标法的立法演变过程看,我国对在先使用的未注册商标的保护力度是逐渐加强的,但我国实行商标注册制度,所以企业要正常发展,应及时制定适合企业自身特点的品牌战略,尽早注册商标,主动对企业的商业标识等进行保护。

(中国知识产权资讯网)



编辑:北京强国知识产权研究院 



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